Wie heeft recht op de domeinnaam?

beheer

Het komt nog regelmatig voor dat de houder van een geregistreerd merk niet over de domeinnamen beschikt waarin ‘zijn’ merknaam is verwerkt. Het is op voorhand geen uitgemaakte zaak wie de rechten heeft op de geregistreerde domeinnaam. Een aantal factoren speelt hierbij een rol.

Indien de domeinnaam is geregistreerd door een partij die dezelfde handelsnaam voert als een merkgerechtigde, is het van belang vast te stellen wie de oudste rechten heeft. Hoewel in de regel een merknaam ‘sterker’ is dan een handelsnaam, geldt ook bij de bij de registratie van domeinnamen: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en is er niet per definitie sprake van een exclusief recht van de merkhouder op de domeinnaam. Dit leidde er circa 10 jaar geleden ook toe dat ik een lokale ondernemer mocht bijstaan die zijn handelsnaam als de domeinnaam www.laplace.nl  had laten geregistreerd. Deze ondernemer had  uiteindelijk niets te duchten van het grote Vendexconcern. Ondanks tal van dreigementen met juridische procedures, bleek uit naspeuring in de registers dat dat de registratiedatum van de merknaam La Place van een later tijdstip was dan de inschrijving van de handelsnaam bij de Kamer van Koophandel. Gevolg was dat La Place juridisch geen poot had om op te staan en moest onderhandelen om de felbegeerde domeinnaam te kunnen bemachtigen.

Er zijn vele rechterlijke uitspraken die betrekking hebben op het raakvlak domeinnaam – merknaam. Uit de overwegingen van de vonnissen valt een duidelijke lijn te ontwaren.

De uitspraken die in de literatuur het meest worden geciteerd zijn de zaak Yonex / Belgro,

De zaak Koninklijke Talens / Talensshop.nl en de zaak Labouchere cs/ IMG Holland B.V.

In alle gevallen heeft het betrekking op een partij, die als domeinnaam de merknaam sec of de merknaam in combinatie met een ander woord voert, terwijl de merkhouder (Yonex, Talens en Labouchere) zich verzet tegen het gebruik van de domeinnaam en een verbod  plus afgifte van de domeinnaam eist, op straffe van een hoge dwangsom.

In alle zaken is het van belang of door het gebruik van de domeinnaam de suggestie wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen partijen. Is er sprake van directe of indirecte verwarring? Wordt de merknaam met of zonder geldige reden gebruik om bezoekers naar de website te lokken? etc.

In de zaak Yonex / Belgro is relevant dat Belgro als wederverkoper uitsluitend Yonex (badminton-) producten verkoopt, die met  toestemming van Yonex in het handelsverkeer zijn gebracht. Belgro is een zgn. reseller van Yonex. Er wordt volgens de rechtbank op de website niet de indruk  gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen beide partijen en

de website zaait geen verwarring bij bezoekers van website over de positie van wederverkoper Belgro ten opzichte van de merkhouder Yonex: Ook de uitspraak tussen Talens (producent/leverancier van verfbenodigdheden voor schilderijen e.d.) en de onlineshop die zich Talensshop noemt, leert dat de wijze waarop de website wordt ingekleed die aan de domeinnaam vastzit, bepalend is voor het wel of niet mogen gebruiken en behouden van de domeinnaam. Er is bij Talensshop geen sprake van misleidende reclame en er zijn door Talensshop geen concurrerende producten van Talens aangeboden. Onder deze omstandigheden mag de domeinnaam worden gebruikt door de partij die  de naam als eerste heeft geregistreerd.

In de derde zaak, IMG / Labouchere cs) was relevant dat er bewust en zonder geldige reden of doel door IMG merknamen van andere banken en verzekeraars/merknaamhouders (SNS, Staal, Delta Loyd, Ohra) zijn gekaapt om eigen financiële diensten aan te bieden. Dedomeinnaam wordt zonder geldige reden in economisch verkeer gebruikt en dit gebruik kan schade opleveren. Daar maakt de rechter korte metten mee.

Tenslotte nog een praktisch advies. Procederen over merkrechten en intellectueel eigendom is kostbaar. Omdat het IE recht Europees recht dat door nationale rechters van de lidstaten wordt toegepast, is er geen sprake van een forfaitair vastgestelde proceskostenveroordeling. De partij die wint, krijgt de gemaakte proceskosten vergoed van de verliezer. Een goede juridische analyse en procesadvies is dus vereist voordat er geprocedeerd wordt.